Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству российской федерации

Скачать 1.72 Mb.

Название	Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству российской федерации
страница	4/10
Тип	Автореферат

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Автореферат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Под графическим товарным знаком следует понимать товарный знак, сопровождаемый любыми графическими приемами исполнения, отличными от стандартных, без использования цвета, при условии, что используемый графический прием невозможно выделить в составе обозначения в самостоятельный элемент обозначения. Тестом на графическую составляющую словесного знака можно считать ответ на вопрос, могут ли использованные графические приемы заставить потребителя воспринимать обозначение определенным образом, отличным от возможного первичного или привычного для него восприятия.

Графический товарный знак является подвидом комбинированного товарного знака, при этом для определения, какие обозначения могут быть отнесены к графическому товарному знаку следует руководствоваться теми же требованиями, которые предъявляются к словесным товарным знакам.

Цвет, безусловно, является самостоятельным элементом обозначения, может быть оценен на предмет сходства ровно настолько же, насколько слово или изображение. Так, Венская классификация изобразительных элементов содержит отдельную рубрику 29 «Цвета»^⁹⁵. При этом выделить элементы в обозначениях «УюТ» или «уЮт» не представляется возможным.

Предположим, проверке подлежат товарные знаки «УЮТ» и «ЮТА», выполненные одинаковым шрифтом буквами одного регистра и алфавита. В такой ситуации вопрос о визуальном сходстве перед экспертизой стоять не будет. При использовании шрифта, незначительно отличающегося от стандартного, вряд ли могут быть спутаны два различных слова, имеющих свое звучание, семантику, но имеющих одинаковое исполнение одним шрифтом. То есть шрифт, хоть и вносит определенную степень оригинальности в обозначение, вряд ли может выступать в качестве самостоятельного элемента при оценке сходства до степени смешения с другим обозначением. Вместе с тем, использование подобного фантазийного приема выделяет обозначение из ряда словесных элементов, исполненных стандартными символами.

Одновременно, при сравнении обозначений "Биматек" и "Виматек", выполненных одинаковым шрифтом, отличным от стандартного, при этом имеющих иные признаки сходства, согласно существующим критериям (фонетическое совпадение звукосочетаний и их место в составе обозначений), совпадение использования графического приема будет усиливать сходство обозначений.

Следует выделить и другую категорию знаков, которые могли бы быть отнесены к графическим. А.Н. Адуев и Е.М. Белгородская считают иностранные слова, используемые в качестве товарных знаков, в силу особенностей их восприятия потребителями, не чисто словесными, но изобразительными^⁹⁶.

Также стоит отметить, что сочетание слов и букв с цифрой или цифрами в необщеупотребимом применении относится к графическим товарным знакам. Под общеупотребимым применением понимается сочетание словесных элементов с буквами, цифрами, равно как сочетание букв с цифрами, в прямой последовательности, то есть не перемежая друг друга. Включение в слово цифры, замещающей одну из букв, например, 8ОСЬМЕРКА, то же в отношении знаков препинания, например, МК%ИМУМ, - представляет собой нестандартное применение символов, что, в свою очередь, свидетельствует о графической составляющей. При этом такие цифры и символы не подпадают под действие п. 1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку их дискламация означала бы искажение заложенной в товарном знаке идеи, его смыслового наполнения.

Отличия в отнесении обозначения, включающего в свой состав словесный элемент, к тому или иному виду знака в зависимости от исполнения и вкладываемого смыслового наполнения, отражены в таблице 1.

Словесные товарные знаки условно могут быть обозначены как словесно-звуковые знаки, то есть важно их звуковое отображение и собственно написание без привязки к конкретному способу материального закрепления. Словесные знаки представляют собой сочетание звуков в виде слов или набора слов, исполненное при помощи стандартных шрифтовых единиц.

Изобразительный товарный знак может представлять собой такую модификацию слов или сочетания слов, которые в силу использования оригинальных графических приемов утратили свою словесность, не могут быть прочитаны и восприняты однозначно, толкование их смыслового значения может иметь несколько вариантов.

Комбинированные товарные знаки могут быть разделены на сочетающие несколько видов знаков в одном и словесно-графические (или просто графические).

Комбинированные, сочетающие несколько видов знаков, могут включать в свой состав словесную компоненту, характер которой может быть определен, несмотря на примененные графические приемы, вместе с тем, иные элементы обозначения могут выступать в качестве отдельных видов знаков при их вычленении из общей композиции и, как следствие, могут быть самостоятельно исследованы на предмет тождества или сходства с иными средствами индивидуализации.

Графический знак представляет собой знак, выполненный в графической манере, не меняющей словесного характера товарного знака и не имеющей самостоятельного значения в качестве вида товарного знака. Такая графика не является самостоятельным критерием для определения сходства обозначений. Однако при установлении сходства словесной составляющей знака со словесной составляющей другого знака, для написания которого применены те же графические приемы, использованная графика может быть признана усиливающей сходство обозначений в целом. Стоит отметить, что графический товарный знак также может являться одним из составляющих видов комбинированного обозначения.

Выделение в отдельную категорию графического товарного знака призвано учесть все разновидности «традиционных» товарных знаков и уяснить предмет и наполнение каждого из них.

Сформулированные предложения по разделению комбинированных товарных знаков на собственно комбинированные и графические словесные знаки, а также необходимость указания на вид знака вне зависимости от вида знака как в заявке на регистрацию, так и в регистрационных документах (окончательном решении, свидетельстве о регистрации, в Государственном реестре товарных знаков) позволят более четко определять объем закрепляемых прав, что непосредственным образом может влиять на охраноспособность товарного знака, например, при установлении, являются ли обозначения тождественными или сходными до степени смешения. Данный вопрос детально исследуется в главе 3.

Вместе с тем, стоит отметить, что сложности с определением и возможностью регистрации возникают и в отношении вновь возникающих видов товарных знаков.

Так, могут быть зарегистрированы не только словесные, изобразительные или комбинированные обозначения, но и другие виды знаков, как предлагаемые специалистами в области товарных знаков в соответствующей литературе, так и получившие распространение на практике^⁹⁷.

Не так давно одним из новшеств, стремительно вошедшим в массовое использование и за весьма короткий срок приобретшим популярность, стали Qr-коды. В последние годы коммуникация с помощью QR-кодов начинает приобретать глобальный характер. Не в последнюю очередь это распространение происходит за счет интереса именно к коммерческому использованию технологии^⁹⁸. Qr-код представляет собой изображение расположенных определенным образом графических элементов, считываемых электронными устройствами. По смыслу сравним с уже ставшим привычным и повсеместно используемым штрих-кодом. Однако в отличие от штрих-кодов, требующих специального декодирующего оборудования, Qr-коды приобрели огромную популярность благодаря возможности легкого считывания за счет получивших массовое распространение декодирующих программ, совместимых с карманными устройствами – коммуникаторами, персональными компьютерами, ноутбуками и т.д.

По сути Qr-код – это картинка, содержащая в закодированном виде слово, предложение, набор букв и цифр или ссылку на Интернет-ресурс, которая легко может быть распознана смартфоном, декодируя заключенную в коде информацию.

Qr-коды можно встретить на рекламных плакатах, в журналах и газетах, в сети Интернет, на упаковке товаров, сувенирной продукции, на визитках, в витринах магазинов, на ценниках и т.п. Производители размещают Qr-коды с целью сообщить дополнительную информацию о товаре с возможностью ее сохранения на считывающем устройстве потребителя.

Таким образом, Qr-код является средством продвижения товаров и услуг на рынок, следовательно, может быть рассмотрен в качестве товарного знака.

Предположим, для вновь созданной марки зонтов было выбрано броское и лаконичное обозначение ЭКЗОТИКА. В отношении зонтов такой товарный знак оригинален, обладает различительной способностью, не вводит потребителя в заблуждение, не противоречит принятым в обществе нормам морали, а следовательно, при отсутствии ранее зарегистрированных сходных товарных знаков, может выступать в качестве средства индивидуализации. Допустим, производитель позаботился о своевременной охране своего товарного знака и подал заявку на регистрацию в Роспатент.

Одновременно другой производитель зонтов под торговой маркой ТИГР стал выпускать зонты экзотической расцветки – под кожу рептилий, шкуру леопарда и т.д.. При этом с целью привлечения потребителей в качестве рекламной компании было решено использовать слово ЭКЗОТИКА. Производитель стал наносить на рекламные плакаты своей продукции Qr-код, содержащий слово ЭКЗОТИКА.

Такой Qr-код фактически нарушает права первого производителя на обозначение ЭКЗОТИКА. При этом сам по себе код, то есть его графическое отображение в виде картинки, состоящей из набора многоугольников, не похож, не сходен, не напоминает, не ассоциируется и никаким другим образом не соотносится со словом ЭКЗОТИКА.

Можно рассматривать Qr-код в соответствии со своим назначением как способ передачи информации в виде изображения, не обладающего различительной способностью, наравне со штрих-кодами, которые дискламируются экспертизой при регистрации товарных знаков.

Однако по сути, Qr-код несет тот же объем информации, что и слово, выполненное на иностранном языке: понять его смысл человеку, не владеющему языком, возможно только при помощи словаря, смысл Qr-кода – только при помощи считывающего устройства.

Qr-коды, представляя собой визуально сходные изображения, заключают совершенно разную информацию.

Пренебрежение самостоятельностью Qr-кодов и признание данных элементов неохраноспособными без исследования закодированной в них информации может привести к серьезным последствиям, например, регистрации без ведома правообладателя обозначения, включающего Qr-код, содержащий информацию о принадлежащем другому лицу товарном знаке.

Неверным будет и подход с рассматриванием Qr-кода как картинки, поскольку в таком случае опасность нарушения прав добросовестных производителей в разы возрастает. Так, с течением времени правообладатель товарного знака в виде Qr-кода с закодированной информацией, сходной до степени смешения с товарным знаком другого правообладателя, может оспорить предоставление правовой охраны «стандартному» товарному знаку в виде незакодированного слова.

Qr-код может выступать в качестве товарного знака, при этом исследоваться должно не сходство самого двухмерного изображения знака, а заключенная в нем информация.

То есть в силу своей специфики Qr-код все же является оригинальной обособленной семантической единицей, видится целесообразным признание за QR-кодом самостоятельности. Однако для определения его правовой природы и отнесения к какому-либо из видов знаков необходимо сформулировать его особенности и признаки.

Сингапурский Договор о законах по товарным знакам^⁹⁹, вводящий новую терминологию для обозначения характера товарных знаков в сравнении с утратившим актуальность Договором о законах по товарным знакам^¹⁰⁰, включает следующие категории обозначений: объемный знак, голографический знак, изменяющийся знак, цветовой знак, позиционный знак, звуковой знак (правило 3 Инструкции к Сингапурскому договору).

Законодательные акты большинства государств, в том числе и России, не содержат непосредственных запретов для регистрации «нетрадиционных» обозначений в качестве товарных знаков. Вместе с тем, отсутствие достаточной регламентации требований, предъявляемых к таким обозначениям, способно существенно снизить действительную возможность охраны «нетрадиционных» товарных знаков^¹⁰¹.

QR-код не подпадает под вышеприведенные категории знаков, поскольку имеет характерную особенность - кодирование информации. Такое обозначение может быть определено как закодированный товарный знак. Его природа такова, что считываемый устройством, доступным любому потребителю, данный знак способен индивидуализировать товары и услуги наряду с любым визуальным обозначением. Охране подлежит закодированная в нем информация, которая может рассматриваться в качестве известных видов товарных знаков: словесный, изобразительный, мультимедийный (в случае кодировки ссылки на видеоролик, размещенный на Интернет-ресурсе) и т.д..

Так, обычный CD-диск сам по себе не несет какой-либо информации, равно как и файл видеоролика. Данные объекты сами по себе не обладают различительной способностью в качестве товарных знаков, поскольку представляют собой форму товара, способ передачи информации, то есть указывают на свойства товаров. Для изучения содержимого этих объектов необходимы специальные устройства – компьютер с дисководом, специальная программа. Если эксперт принимает к рассмотрению и анализу обозначения, требующие для экспертизы привлечения специальных устройств, видится логичным применение тех же подходов к Qr-кодам.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков, помимо перечисленных конкретных видов, могут быть выступать другие обозначения. Товарный знак в виде Qr-кода может выступать в качестве такого «другого обозначения».

Стоит отметить, что урегулирование данного вопроса требует скорейшего разрешения ввиду отсутствия практики по данному вопросу и, как следствие, единообразного подхода экспертизы. При этом на сегодняшний день в Патентное ведомство уже поступают такие обозначения. Ведомству необходимо выработать четкий подход к экспертизе подобных знаков, а заявителю четко знать, какой именно объем прав он может получить, заявляя на регистрацию Qr-код.

Исследуя товарный знак в виде Qr-кода, экспертиза может применять уже устоявшиеся критерии определения сходства, а также охраноспособности в целом. Так, в случае рассмотрения комбинированных, объемных, изменяющихся, голографических, то есть любых «сложных» обозначений, экспертиза разбивает их на более «простые» виды знаков, отдельно исследуя словесные и изобразительные элементы. Согласно п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 «Словесные обозначения», 14.4.2.3 «Определение сходства изобразительных и объемных обозначений».

Обозначению, представляющему собой Qr-код, может быть отказано в охране на общих основаниях, в том числе как необладающему различительной способностью, если в коде представлена именно такая информация, например, адрес, год основания производства и т.п.. При этом в случае соответствия закодированной информации требованиям законодательства Qr-код должен быть зарегистрирован в качестве товарного знака в целом без дискламации его существа (собственно картинки кода).

Вместе с тем, в силу специфики и новизны закодированных обозначений наиболее актуальными по объему закрепляемых прав видятся товарные знаки, включающие, по возможности, интерпретацию закодированной информации. Что и следует рекомендовать заявителям.

Qr-коды с легкостью считываются и распознаются устройствами даже в измененном виде, в состав Qr-кода можно включить слово или фразу. Такие коды также можно считать знаками с интерпретацией закодированной информации, в случае, если указанная в составе кода информация идентична закодированной.

При этом стоит отметить следующее. Словесные обозначения составляют большинство зарегистрированных товарных знаков в России на сегодня. Словесный товарный знак охватывает наибольшее количество возможных сфер воздействия на потребителя – визуальная реклама, радиосообщения, размещение на продукции, официальных бланках, в названии Интернет-сайтов. Стремясь получить наибольшую правовую охрану, заявители зачастую подают один товарный знак в кириллическом и латинском исполнении в рамках одной заявки, например, ЭКЗОТИКА EXOTIC. Подобный опыт обусловлен повсеместной интеграцией английского языка в русский. При этом далеко не всегда заявители используют знак в двоичном воспроизведении русский-английский на своих товарах, а лишь пытаются предоставить наибольшую защиту придуманному средству индивидуализации. Похожая ситуация может быть проицирована на знаки, сочетающие в себе привычное изображение – слово, картинка, их сочетание - и Qr-коды. Регистрируя товарный знак, включающий Qr-код, заявитель может обезопасить себя от противоправных действий третьих лиц, однако не обязан использовать товарный знак в абсолютно идентичном исполнении, то есть привязка Qr-кода к любому использованию товарного знака, который был закодирован – отнюдь необязательна.

Таким образом, видится необходимым закрепление в соответствующих нормативных актах в области товарных знаков, следующего подхода при экспертизе заявок в отношении обозначений, представляющих собой только Qr-код или же включающих в свой состав Qr-код.

Закодированный знак - представляет собой визуальное обозначение в виде кода, который может быть считан и декодирован считывающим устройством, доступным потребителю.

При испрашивании правовой охраны закодированного товарного знака к нему применимы требования, предъявляемые к иным видам «нетрадиционных» товарных знаков. Заявка, содержащая закодированный товарный знак, должна содержать описание закодированной информации, позволяющей идентифицировать товарный знак и определить границы правовой охраны, согласно которой проводится экспертиза обозначений и которая заносится в реестр товарных знаков.

К закодированной в товарном знаке информации предъявляются те же требования, что и к традиционным видам товарных знаков: она может не соответствовать условиям охраноспособности или нарушать права на иные средства индивидуализации, что является препятствием для регистрации.

В случае соответствия закодированной информации требованиям законодательства закодированный товарный знак регистрируется в целом без исключения из правовой охраны собственно картинки кода.

Согласно п. 3.3.1 Правил если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное обозначение, то в качестве товарного знака представляется изображение общего вида этого обозначения. Кроме того, дополнительно представляются изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление. Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое (световое) обозначение, то заявляемое обозначение представляется исполненным графически и в виде фонограммы (видеозаписи) на аудио (видео) кассете.

По аналогии с данными положениями, Qr-код должен быть представлен в том виде, в котором он существует, с обязательным представлением в качестве отдельных изображений закодированной информации.

К закодированным товарным знакам может быть отнесен и штрих-код, однако в силу своего назначения содержащаяся в нем информация всегда носит информационно-описательный характер, а потому такой код в целом (включая собственно его изображение) не обладает различительной способностью.

Безусловно, с течением времени и усовершенствованием технических средств могут появиться и иные объекты, подпадающие под определение закодированного товарного знака.

2.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ ПРИОРИТЕТА ТОВАРНОГО ЗНАКА.
Другим основополагающим исследованием материалов заявки выступает установление приоритета товарного знака.

По общему правилу, дата приоритета совпадает с датой подачи заявки в соответствии с п. 1 ст. 1494 ГК РФ.

Вместе с тем, законодательством установлен ряд исключений, воспользоваться которыми могут лица, начавшие использовать заявленное обозначение ранее даты подачи заявки и способные подтвердить такое использование.

В соответствии со статьей 1495 ГК РФ по заявке может быть установлен приоритет

по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на товарный знак подана в течение шести месяцев с указанной даты (конвенционный приоритет),

по дате начала открытого показа экспоната на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на товарный знак подана в течение шести месяцев с указанной даты (выставочный приоритет),

по дате международной регистрации, дате внесения в Международный реестр записи о территориальном расширении международной регистрации или дате приоритета международной регистрации (преобразование заявки).

Установление приоритета товарного знака регулируется еще одной статьей – 1496 «Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков», которая содержит положения о том, что в случае одновременной подачи заявок одним или разными лицами в отношении тождественных обозначений и полностью или частично идентичных перечней регистрация может быть осуществлена только по одной из заявок по выбору заявителей, в противном случае отозваны будут все конфликтующие заявки без экспертизы по существу заявленного обозначения.

Сегодня выявление тождественного товарного знака в отношении тех же товаров и услуг как на имя заявителя, так и на имя разных лиц означает однозначный отказ в предоставлении охраны. В случае столкновения прав различных субъектов преодоление данного барьера невозможно, в том числе по представлению согласия правообладателя старшего знака. В случае совпадения объема прав на имя одного заявителя ему также будет отказано. И хотя прямое указание на такой отказ отсутствует в Кодексе и подзаконных актах, единственно возможное решение в подобном случае продиктовано положениями ст. 1477 ГК РФ.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак признается исключительное право. Исключительное право может быть единственным, поскольку существование такого же права будет означать неисключительность прав, то есть не может быть два или три исключительных права, а потому регистрация тождественного товарного знака недопустима вне зависимости от наличия или отсутствия иных препятствий для регистрации.

В.А. Рентеев и А.В.Ласунская обосновывают недопустимость двойной регистрации товарных знаков^¹⁰² с различными датами приоритета, указывая при этом на необходимость такого препятствия для регистрации на этапе экспертизы заявленного обозначения^¹⁰³.

Однако положения статьи 1496 ГК РФ предлагаются законодателем в качестве обеспечительной процедуры по установлению даты приоритета, выделяют заявки с совпадающими приоритетами из правового поля экспертизы заявленного обозначения, поскольку собственно экспертиза по таким заявкам не предусмотрена до урегулирования вопроса старшинства прав.

Вместе с тем, проверке в соответствии со ст. 1496 ГК РФ подлежат обозначения с установленной датой приоритета на подготовительном этапе, то есть до начала проведения экспертизы по существу. Однако выявление тождественного товарного знака не позволяет установить старшинство прав, как следствие, ни одно из лиц (если речь идет о разных юридических лицах) не может обладать приоритетным правом по отношению к другому лицу, равно как и лицо, подавшее заявки на тождественные товарные знаки, не сможет получить исключительную охрану своих прав. Следовательно, установленная дата приоритета в таком случае теряет свой юридический статус правоустанавливающей даты.

Статья 1496 Кодекса приравнивает правовые последствия подачи заявок с совпадающей датой приоритета разными лицами и одним лицом, что представляется в корне неверным. Так, если подача подобных заявок разными лицами означает столкновение интересов двух хозяйствующих субъектов, подача двух заявок в отношении совпадающих товаров одним лицом носит скорее формальный характер.

В случае подачи одним лицом заявок на тождественные товарные знаки в отношении полностью или частично совпадающих перечней товаров, причиной такой «двойной» подачи может стать незнание закона и методики проведения экспертизы. Например, лицо подает заявки, в одной из которых указывает в соответствующей графе неохраноспособный элемент обозначения, в другой заявке оставляет графу пустой на случай, если экспертиза сочтет возможным предоставить охрану спорному элементу. В первом случае заявитель, вероятно, стремится сэкономить время на проведение экспертизы, то есть предвосхищает направление уведомления, в котором будет содержаться единственное препятствие для регистрации – выявление элемента, который может быть включен в обозначение без предоставления правовой охраны. Во втором случае заявка без указания такого элемента нацелена, вероятно, на возможность более мягкого подхода экспертизы и использование так называемой «молчаливой дискламации». Другим вариантом может быть, например, ситуация, при которой заявитель представляет на регистрацию тождественные знаки с различным описанием или приложенными дополнительными документами. Возможна двойная подача заявки и в случае сотрудничества с патентными поверенными, когда ответственное за регистрацию знака лицо, уполномоченное руководителем организации, подает заявку для «перестраховки», дублируя действия патентного поверенного. Какова бы не была причина, очевидно, что такое лицо заинтересовано в регистрации знака, как минимум вдвое больше относительно других заявителей. Оформлено два пакета документов, уплачены две государственные пошлины.

В случае выявления «двойной» подачи на регистрацию заявок вместо результатов экспертизы заявленного обозначения заявителю направляется уведомление с требованием выбрать одну из поданных заявок, по которой и будет проведена экспертиза.

Обратим особое внимание на формулировки, используемые законодателем: «если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок (п. 2 ст. 1496 ГК РФ). Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями, они должны в течение шести месяцев со дня получения <�…> соответствующего уведомления сообщить <�…> о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака. В течение такого же срока должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на тождественные товарные знаки».

Так, положения, закрепленные в пункте 2 рассматриваемой статьи, ясно указывают на то, что товарный знак не может быть зарегистрирован только в отношении совпадающих товаров. Следовательно, данная норма подразумевает возможность регистрации в отношении иных, недублирующих, товаров. Вместе с тем, пункт 3 гласит, что заявитель должен сообщить о таком же выборе, как и разные заявители – то есть о выборе одной из заявок, по которой испрашивается регистрация товарного знака. Если пункт 2 говорит нам о возможности регистрации обеих заявок с возможностью сохранения идентичных позиций товаров или услуг в рамках лишь одной заявки, то пункт 3 обязывает заявителя отказаться от одной из заявок в целом. А в случае отсутствия ответа заявителя отозваны будут обе заявки.

Зарубежные государства, при регулировании данного вопроса имеют более мягкий подход. Так, например, «Положение о применении «Закона Китайской Народной Республики о торговых марках» раскрывает вопрос о совпадении дат приоритетов товарных знаков, поданных от имени разных лиц^¹⁰⁴. В такой ситуации правом на рассмотрение заявки обладает то лицо, которое докажет факт более раннего использования знака. В случае, если заявленные обозначения стали использоваться одновременно, заявителям предлагается самостоятельно достигнуть соглашения о том, по которой из заявок должна быть проведена экспертиза. Если же такое соглашение не будет достигнуто, право приоритета определяется Ведомством, которое проводит жребий между заявителями.

Таким образом, решая более серьезный вопрос о подаче заявок в отношении тождественных обозначений разными лицами, Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР (SIPO) предоставляет заявителям большой выбор механизмов урегулирования вопроса о возможности регистрации товарного знака, включая даже столь спорный с правовой точки зрения механизм как жеребьевка. То есть отзыв заявки не рассматривается как вариант разрешения спора.

Следует отметить, что российские исследователи также предлагали более сдержанный выход из ситуации, но в случае рассмотрения не тождественных, а сходных до степени товарных знаков, поданных от имени разных лиц, в один день. Так, согласно Комментарию к закону РФ «О товарных знаках» 1992 года, в случае если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности^¹⁰⁵.

Подобный подход поддерживается исследователями российского права в иных сферах интеллектуальной собственности. Так, В.Винковский и В.Зимин в статье «Некоторые аспекты патентного права РФ применительно к совпадению дат приоритета»^¹⁰⁶ считают наиболее приемлемым выбор той из заявок, которая имеет более ранний регистрационный номер Ведомства.

Вместе с тем, данный подход основан не на принципе разумности и объективности, такой выбор будет сделан скорее «наудачу». Присвоение порядковых номеров не имеет строгой регламентации. Согласно п. 13.1. Правил поступившей заявке присваивается регистрационный номер. В проекте Административного регламента содержатся положения о том, что регистрация заявки осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем приема заявки. То есть регистрационные номера могут присваиваться заявкам не по времени их действительно поступления, а хаотично, опираясь лишь на даты приема заявок.

Однако в рассматриваемом нами случае решающим является вопрос, которая из заявок была первой. При совпадении дней, решающими могли бы стать часы. Можно было бы довести принцип приоритета до абсолюта и фиксировать время поступления заявок в переделах одного дня с тем, чтобы в таких случаях определять первенство во времени даже и по минутам. Однако это было бы сопряжено с дополнительными техническими и организационными сложностями. Ведь заявки поступают не только через окно приема документов, но и по почте. Их учетом занимаются разные сотрудники^¹⁰⁷. Человеческий фактор при регистрации заявок может негативным образом сказаться на отражении действительного первенства заявителей. Кроме того, введенные дополнительные способы подачи заявок посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, интернет-сайта ФИПС, многофункциональных центров, способно внести дополнительную путаницу при установлении старшинства прав по номеру заявки.

Предусмотренный на сегодняшний день российским законодательством отзыв представляет собой отказ в рассмотрении материалов заявки в связи с невозможностью такого рассмотрения, например, в случае отсутствия необходимых документов и сведений, в связи с которым проведение экспертизы невозможно, поскольку не могут быть определены рамки исследования обозначения, не может быть установлен объем притязаний. Однако провести экспертизу в отношении идентичных заявок одного заявителя возможно.

Если заявки, поданные одним лицом, имеют не только одинаковую дату приоритета, но и одинаковую дату подачи, содержат тождественные обозначения и полностью совпадающие перечни товаров, целесообразно проводить экспертизу по любой из заявок, на усмотрение экспертизы. Наиболее уместным будет выбор той из заявок, которая имеет более ранний регистрационный номер ведомства. В данном случае заявитель не будет каким-либо образом ущемлен в правах, поскольку экспертиза по заявленному им обозначению будет проведена.

По заявкам проводится экспертиза по существу, в соответствии с результатами которой заявителю направляется уведомление с изложением всех выявленных препятствий для регистрации, с одновременным указанием, что по одной из заявок охрана товарному знаку не может быть предоставлена в полном объеме ввиду наличия идентичной заявки того же заявителя с тем же приоритетом.

В случае, если препятствий для регистрации, помимо установленной возможности «двойственности» исключительного права, не выявлено, заявителю направляется уведомление с предложением сообщить о своем выборе с указанием, по которой из заявок, в случае отсутствия ответа, может быть произведена регистрация, а по которой из них, полагаясь на выбор Ведомства, будет отказано в регистрации. Стоит отметить, что представляемый заявителю срок для выбора одной из заявок, равный шести месяцам, видится неоправданно большим. По аналогии со сроком, который отведен законодателем для ответа на запрос экспертизы, заявителю достаточно представить два месяца для ответа на уведомление экспертизы о выявленном совпадении дат приоритета товарных знаков, в котором заявитель должен сообщить о своем выборе с возможностью продления до шести месяцев при условии уплаты соответствующей пошлины.

В случае выявления дополнительных оснований для отказа они излагаются одновременно с информацией о совпадении заявок в предусмотренном законодательством уведомлении о результатах проверки соответствия установленным требованиям с предоставлением шестимесячного срока для ответа.

В случае отсутствия ответа заявителя основание для отказа по поводу двойной регистрации снимается экспертизой по одной из заявок, выбранной на усмотрение Ведомства, а в окончательном решении сообщаются иные (в случае выявления) основания для отказа. По другой заявке основание об отказе по поводу двойной регистрации остается в силе.

Можно было бы говорить о большей целесообразности отзыва заявки, поскольку вынесение решения об отказе подразумевает проведение полномасштабной экспертизы, выявление всех препятствий для регистрации, в том числе не относящихся к двойственности поданных заявок, что не имеет смысла, поскольку приоритет может быть установлен только по одной из заявок, а следовательно, и правовые последствия могут наступить только по одной из них; проводить экспертизу сразу по двум заявкам было бы неоправданно затратным. В этой связи стоит отметить, что такие затраты были возмещены заявителем путем оплаты соответствующей пошлины.

Тождественные заявки могут быть поданы в отношении большого количества разнородных товаров и услуг, из которых совпадающими могут являться одна или несколько позиций. При этом в случае непредставления ответа заявитель лишается обеих заявок, то есть проведения экспертизы и получения охраны в отношении товаров и услуг, не являющихся между собой идентичными, однородными или сколько-нибудь относящимися к одной сфере деятельности.

Думается, что позиция законодателя, направленная на отказ в рассмотрении материалов заявки, а не отказ в регистрации, основана на невозможности применения любых норм, закрепленных в ГК РФ, поскольку не установлено старшинство прав. Отказ в регистрации, равно как и решение о регистрации сообщают о наступлении правовых последствий в отношении заявленного к регистрации обозначения с определенной даты – даты приоритета товарного знака. Однако в случае отказа в соответствии с положениями статьи 1496 ГК РФ сама суть такого отказа имеет весьма формальный характер, поскольку, по сути, отказывается не только и не столько в связи с несоответствием собственно обозначения требованиям законодательства, сколько в связи с отсутствием правоустанавливающего атрибута. Для таких целей в качестве механизма реализации законодателем предусмотрен запрос с последующим отзывом заявки. Невозможность установления приоритета означает невозможность установления объема прав, а следовательно экспертиза проведена быть не может. И если в отношении идентичных заявок разных лиц такой аспект действительно имеет место, то, как отмечалось ранее, в отношении заявок одного лица двойственность подачи заявки является скорее формальным столкновением прав. Лицо имеет приоритет перед другими субъектами правоотношения. Конфликтующие права предоставлены одному лицу, для него преобладание одного из прав не является определяющим, поскольку для других лиц его право, пусть и двойственное на этапе экспертизы, будет являться приоритетным.

Стоит упомянуть о предоставленном заявителю праве внесения изменений в материалы заявки, в том числе в перечень товаров и услуг. Изменив перечень, а именно удалив часть формулировок или сузив перечень по одной из заявок, заявитель, таким образом, может сохранить обе заявки для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, заявитель может внести изменения в само обозначение, не меняющее его существа (существенные изменения). Других механизмов преодоления выявленного препятствия для регистрации законодателем не предусмотрено.

По одной заявке не могут быть направлены два вида окончательных решений по существу проведенной экспертизы, то есть невозможно одновременно отозвать заявку в отношении части товаров и вынести решение о регистрации или отказе в отношении другой части товаров.

Иным образом обстоит дело с заявками, поданными одним лицом, в отношении тождественных обозначений, но для частично совпадающих перечней товаров. В данном случае экспертиза не может самостоятельно решить, по какой из заявок будет проведена экспертиза, поскольку каждая из заявок помимо повторяющихся позиций перечня может содержать уникальные товары, в регистрации которых заявитель заинтересован. Безусловно, в таком случае важен выбор заявителя. Однако и здесь подход, при котором обе заявки будут отозваны при отсутствии ответа заявителя, видится излишне жестким. Наиболее целесообразным может быть следующий подход.

По заявкам проводится экспертиза по существу, в соответствии с результатами которой заявителю направляется уведомление с указанием, что по одной из заявок охрана товарному знаку не может быть предоставлена в отношении совпадающего перечня товаров относительно перечня другой заявки того же заявителя с тем же приоритетом.

В случае непредставления заявителем ответа на такие уведомления экспертизой самостоятельно выбирается заявка, по которой будет произведена регистрация в отношении совпадающего перечня товаров. По истечении трех месяцев с даты направления такого уведомления экспертизой выносится решение с приведением мотивированных доводов о частичном ограничении перечня по одной из заявок в связи с наличием на имя заявителя регистрации тождественного товарного знака в отношении того же перечня товаров.

Экспертом должен быть тщательно исследован перечень заявляемых товаров и услуг в целом. Следует учитывать «привязку» услуг к товарам, логическую взаимосвязь товаров и услуг в рамках одного класса или всего перечня в целом, то есть очевидную вертикальную (от позиции к позиции и от класса к классу) однонаправленность товаров и услуг, принадлежность к одному виду и роду деятельности.

Кроме того, экспертизой должно быть отдано предпочтение той из заявок, которая содержит большее количество информации по существу обозначения, то есть приведены наиболее полные сведения, заполнено большее количество граф заявки, в том числе не влияющих на существо экспертизы (как например, указание дополнительных контактных данных), представлен наибольший объем документов (к примеру, доверенность).

Анализ практики подачи тождественных заявок говорит о том, что и заявители, как правило, отдают предпочтение заявкам, содержащим большее количество фактических сведений. В качестве примера могут быть приведены поданные на регистрацию заявки № 2010711783, 2010711784, являющиеся идентичными по содержанию и правоустанавливающим атрибутам, но имеющие различие в указании неохраняемых элементов. После предложения экспертизы о выборе одной из заявок заявителем была выбрана та, где неохраняемые элементы указаны им в соответствующей графе (графа 526 заявки на регистрацию)^¹⁰⁸.

В случае, если экспертом не установлена явная целостность перечня товаров, материалы заявки являются идентичными, то есть не содержат дополнительных или иных сведений относительно другой заявки, выбор должен быть за заявкой, имеющей более ранний регистрационный номер.

Следует отметить, что безусловным основанием для выбора в пользу одной из заявок должно служить наличие сведений о более ранней почтовой отправке посредством отделения связи.

Наиболее сложным при самостоятельном выборе заявки Ведомством является случай, когда заявки имеют одинаковые даты приоритета, но разные даты подачи, например, при установлении по одной из заявок конвенционного приоритета, совпадающего с приоритетом, установленным по другой заявке по дате ее подачи в Ведомство.

В данном случае наиболее уместным видится применение вышеизложенного подхода, а именно выбора заявки, содержащей большее количество фактических сведений. Очевидно, что такой заявкой является заявка с конвенционным приоритетом, которая свидетельствует о подаче на регистрацию обозначения в ведомство иностранного государства, а также содержит более позднюю дату подачи заявки, что, в свою очередь, имеет немаловажные юридические последствия. Так, в случае необходимости представления доказательств приобретенной различительной способности, экспертизой могут быть учтены не только материалы, свидетельствующие об использовании обозначения до даты подачи одной из заявок в российское Ведомство, но и документы, охватывающие промежуток между подачей заявки в Ведомство иностранного государства, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет, и подачей заявки в Ведомство РФ. Однако данный подход может быть применим только в случае положительного решения вопроса об установлении конвенционного приоритета.

Думается, что такой подход не противоречит действующей практике и установленным нормам. Так, при выявлении препятствий для регистрации по п. 6 ст. 1483 ГК РФ в случае отсутствия ответа заявителя экспертиза самостоятельно определяет однородность товаров, ограничивая притязания заявителя в соответствии с существующими критериями определения однородности. При этом такое заключение экспертизы как отзыв заявки не применим к данному виду экспертного исследования. Подача двух идентичных заявок одним лицом не является более серьезным основанием для отказа, чем выявление тождественного товарного знака с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров на имя иного лица.

С учетом изложенного, представляется необходимым разграничение таких правовых конструкций, как совпадение дат приоритета заявок разных лиц и одного лица. Как следствие, видится целесообразным изложить статью 1496 Кодекса в следующей редакции:

«1. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

Заявители должны в течение шести месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить о достигнутом соглашении, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными на основании такого решения федерального органа.

2. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из заявок.

Заявитель должен в течение двух месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить о своем выборе.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, в отношении совпадающих перечней товаров регистрация товарного знака может быть осуществлена только по одной из заявок.

По ходатайству заявителя установленный для представления ответа срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В случае выявления иных препятствий для регистрации заявителю может быть направлено уведомление в соответствии с пунктом 3 статьи 1499 настоящего Кодекса с изложением всех мотивов отказа, в том числе, указанных в настоящем пункте».

Предлагаемые изменения в части регулирования отношений, возникающих в связи с подачей одним лицом заявок на тождественные товарные знаки с одинаковой датой приоритета в отношении совпадающих перечней товаров, позволяют уйти от такого «безрезультативного» исхода экспертизы как отзыв заявки. Правовая природа данного окончательного решения такова, что заявитель не получает результатов экспертизы по существу. Кроме того, дробление направляемых результатов экспертизы на уведомление о выявленном совпадении дат приоритетов товарных знаков и уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства искусственно затягивает сроки проведения экспертизы, что не может не сказываться на сроках предоставления государственной услуги в целом, ее качестве.

Отдельно стоит отметить, Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко в комментарии к ГК РФ полагают, что хотя статья 1496 посвящена случаям "столкновения" тождественных товарных знаков, нет сомнения в том, что ее нормы должны применяться и к тем товарным знакам, которые сходны до степени смешения. То обстоятельство, что ст. 1496 ГК РФ распространяется и на товарные знаки, сходные до степени смешения, подтверждается нормой подп. 1 п. 4 ст. 1499 ГК РФ^¹⁰⁹, в соответствии с которым решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 ГК РФ, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Вопросы к зачету Правовое регулирование судебной экспертизы, в т ч судебно-бухгалтерской экспертизы		Руководство по эксплуатации. Паспорт ...
	Законодательное регулирование Федеральное бюджетное учреждение южный региональный центр судебной экспертизы министерства юстиции российской федерации		Кафедра гражданского права и гражданского процесса Пушка Григория... Выяснить, каким образом предусмотрено гражданско-правовое регулирование залога в законодательстве России и Украины, каковы особенности...
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... I. Правовое регулирование поставки автотранспортных средств для государственных нужд. 5		Инструкция по проведению экспертизы кредитных дел Унификации правил определения соответствия Закладной, документов Кредитного дела законодательству Российской Федерации, Стандартам...
	№1 «Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по... Законодательство Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Права и обязанности граждан		Методическая разработка для обучения работающего населения в области... Т е м а №1: «Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей...
	Реферат На тему: «Правовое регулирование сохранности пенсионных активов... На тему: «Правовое регулирование сохранности пенсионных активов в Накопительных пенсионных фондах»		Обзор прессы и электронных сми абхазии В роспатенте приостановлена регистрация товарных знаков «Дары Лыхны», «Вечер в Гаграх», «Тайна Рицы» и «Лоза Абхазии»
	Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского... В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123 "Об утверждении Положения о военно-врачебной...		Министерство природных ресурсов и экологии российской федерации приказ Об утверждении Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности и требований к оформлению заключения данной экспертизы
	Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»:... Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: нормативно-правовое регулирование: сборник нормативно-правовых...		Организационно-правовое обеспечение образовательной Соответствие собственной нормативной и организационно-рас-порядительной документации действующему законодательству и уставу
	Заключение по итогам экспертизы Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Министерство экономического развития...		Заключение по итогам экспертизы Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Министерство экономического развития...

Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству российской федерации

Похожие: